MARCHIO E NOME DI DOMINIO: DUE DESTINI INCROCIATI

Si può registrare un nome di dominio uguale o simile a un marchio registrato altrui ?

Quando si registra un nome di dominio occorrerebbe sempre prudenzialmente accertarsi, attraverso una ricerca sulle varie banche dati esistenti a livello nazionale o europeo, che lo stesso non coincida con – o nello stesso non sia ricompreso – un marchio altrui per non vedersi contestare una possibile contraffazione di marchio, con tutte le conseguenze del caso.

Lo ha ribadito recentemente la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4721/2020 con la quale ha avuto modo di riepilogare la normativa che si applica per regolare, nell’ambito dei segni distintivi, i rapporti di “forza” e di “interferenza” tra marchi e nomi di dominio.

MARCHIO E NOME DI DOMINIO: QUALE È LE DIFFERENZA?

Il marchio è il segno distintivo che identifica i prodotti o i servizi realizzati o distribuiti da un’impresa distinguendoli da quelli dei concorrenti. Può essere costituito o soltanto da parole – il cd. marchio denominativo – o da figure o riproduzione di oggetti reali o di fantasia – il cd. marchio figurativo – oppure da una combinazione di parole e figure – il cd. marchio misto o complesso.

Il nome di dominio – o domain name – è invece l’indirizzo internet di un sito web espresso in formato alfabetico, quindi con modalità che ne agevolano la rintracciabilità e la memorizzazione rispetto al corrispondente indirizzo IP espresso in forma numerica.

Il nome di dominio non ha la funzione propria di identificare un prodotto o un servizio e tuttavia, in un mondo in cui l’impresa usa il sito come vetrina virtuale delle proprie attività, finisce per avere pur sempre una “funzione mediata” di associazione tra impresa titolare del dominio e i suoi prodotti o servizi, e comunque di attrazione di utenti sul sito stesso.

IL CASO SOTTOPOSTO ALL’ESAME DEI GIUDICI

Nel 1999 una blogger aveva registrato il nome a dominio “grazia.net” da utilizzare per indentificare il suo sito web; aveva successivamente deciso di registrare il dominio “grazia.net” anche come marchio.

La Arnoldo Mondadori Editore, casa editrice della storica rivista settimanale “Grazia”, ritenendo che tanto il dominio quanto il marchio “grazia.net” costituissero una contraffazione del proprio marchio “Grazia” – registrato molti decenni prima e titolo di una nota rivista settimanale – domandava nel 2012 al Tribunale di Milano di inibire alla blogger l’utilizzo del marchio e dominio “Grazia.net”.

La registrazione del marchio in Italia: l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

In Italia la registrazione di un marchio va fatta all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Gli articoli 7 e seguenti del Codice della proprietà Industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n.30) precisano i presupposti per richiedere la registrazione di un marchio che, una volta ottenuta,-assegna al titolare il diritto di utilizzare il marchio in via esclusiva sul territorio nazionale per contraddistinguere, limitatamente alle classi merceologiche per le quali è stata ottenuta la registrazione, i suoi prodotti e servizi, oltre che il diritto di impedire ad altri di utilizzare il marchio così registrato e protetto.

La registrazione ha una durata di dieci anni ma, a ogni scadenza, può essere rinnovato per un ulteriore pari periodo e per un numero illimitato di volte; il mancato rinnovo comporta tuttavia la decadenza del marchio, che non sarà più rinnovabile e che dunque, per essere protetto, dovrà essere oggetto di una nuova domanda di registrazione.

La assegnazione di un nome di dominio: le Registration Authorities

La assegnazione di un dominio soggiace invece a regole e procedure del tutto differenti e autonome.

Non esiste in primo luogo un registro unico – nazionale, europeo o internazionale – presso il quale chiedere l’assegnazione.

Esistono per contro una pluralità di organizzazioni – le cd. Registration Authorities – che sono delegate da un ente centrale di controllo sul sistema dei nomi a dominio – l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) – ad assegnare ai richiedenti i nomi a dominio in base a un mero criterio di tempestività, il c.d. “first come first served”.

Criterio di assegnazione: cd. “first come first served“

Il soggetto che per primo chiede l’attribuzione di un determinato domain name libero – ovvero non ancora assegnato ad altri – ne diviene l’assegnatario indipendentemente dal fatto che tali nomi corrispondano o meno a marchi o segni distintivi di terzi.

Assegnatario – e non titolare o proprietario – in quanto il dominio non si acquista ma è preso “in concessione” – per il periodo contrattualmente stabilito, generalmente un anno – dal Registrar che lo possiede: in caso di mancato rinnovo alla scadenza il dominio torna a disposizione del Registrar che può assegnarlo a chiunque ne faccia richiesta.

È dunque “tecnicamente” possibile chiedere l’assegnazione di un dominio “libero” anche se lo stesso è protetto come marchio registrato da altri soggetti.

La convalidazione del marchio: cosa è e come opera

La blogger si era opposta in giudizio alle della Mondadori e chiedeva che il suo marchio “grazia.net” ottenesse la convalidazione di cui all’art. 28 del Codice di Proprietà Industriale (CPI).

L’art. 28 c.p.i. prevede che il titolare del marchio anteriore – quale era senza dubbio “Grazia” di Mondadori – che abbia tollerato per almeno cinque anni l’uso di un marchio posteriore – quale era il marchio “grazia.net” – non può chiederne né la nullità né impedire l’uso di quest’ultimo salvo che venga provato che il marchio posteriore sia stato domandato dal titolare in mala fede, ovvero con la consapevolezza di violare il marchio anteriore protetto.

Nella causa milanese emergeva però che nel 2009, alla scadenza del primo decennio di validità, la blogger non aveva provveduto a rinnovare la protezione del marchio “grazia.net” – perdendo così i diritti che derivano dalla protezione dello stesso come marchio – pur continuando a usarlo come nome di dominio.

La sentenza del Tribunale di Milano

Poiché la convalidazione opera soltanto per i marchi registrati, il Tribunale di Milano statuiva che fino al 26 marzo 2009 – data in cui in cui il marchio “grazia.net” godeva di protezione in quanto registrato – l’uso dello stesso e dunque del corrispondente nome di dominio doveva ritenersi lecito mentre costituiva atto di contraffazione rispetto al marchio “Grazia” di Mondadori per il periodo successivo al mancato rinnovo del segno “grazia.net”

LA CAUSA IN APPELLO

La Mondadori propose appello chiedendo alla Corte d’Appello di Milano di accertare che il marchio “Grazia.net” non si fosse mai convalidato in quanto la blogger lo aveva registrato nella piena consapevolezza di violare il diritto anteriore della Mondadori e quindi dichiarare che l’uso di “grazia.net” – come marchio e come dominio  – costituiva una contraffazione ab origine del suo marchio “Grazia”.

La Corte d’Appello accolse la tesi della Mondadori e, accertando la mancata convalidazione del marchio “grazia.net” – oltre che la conseguente irrilevanza della prolungata condotta tollerante della Mondadori stessa – dichiarò l’illegittimità dello stesso e dell’uso del nome a dominio “grazia.net” e ordinava alla blogger di trasferire quest’ultimo alla Mondadori.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE N. 4721-2020

La Cassazione, da ultimo investita della vicenda, con l’ordinanza n.4721/2020 ha avuto modo di chiarire e precisare il rapporto esistente tra marchio e nome di dominio.

Il principio della unitarietà della tutela dei segni distintivi

In promo luogo la Cassazione ha affermato che la registrazione di un nome di dominio che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce sempre una contraffazione di quest’ultimo in quanto permette al titolare del nome di dominio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio e di sfruttarne, con indebito vantaggio, la notorietà.

Soltanto il titolare del marchio registrato può dunque legittimamente usare come nome di dominio il proprio marchio o un marchio che lo contenga.

La capacità distintiva dei nomi a dominio

La stessa Cassazione – con la sentenza n. 24620/10 – aveva già stabilito che i nomi di dominio di un sito internet – sebbene segni distintivi atipici – devono sottostare alla disciplina che regola i marchi poiché, come questi ultimi, posseggono una vera e propria capacità distintiva che consente loro di identificare il titolare del sito web ed i prodotti e servizi da questi offerti al pubblico.

Il nome di dominio ha anche una funzione pubblicitaria finalizzata ad attrarre il consumatore, inducendolo all’acquisto.

La tutela rafforzata del cd. marchio forte

Oltre a ciò, la Cassazione ha confermato la qualificazione del marchio “Grazia” come un marchio forte, ossia come segno distintivo privo di attinenza diretta con il prodotto – un giornale settimanale femminile, nel caso di specie – e, in quanto tale, assistito da una tutela ancor più rigorosa e tale da rendere illegittime anche le eventuali variazioni originali – quale l’aggiunta del suffisso “.net” al nome “grazia” – che lasciano però intatto il nucleo semantico del marchio.

La Corte rigettava dunque il ricorso della blogger e confermava la sentenza della Corte di Appello di Milano.